AD 61/2021
Resumen: En este artículo hablo de las importaciones paralelas, de lo qué son y cómo afectan a la industria de la moda.
Abstract: In this paper I analize how the parallel imports impact in the fashion industry.
Palabras clave: Moda, importación paralela, agotamiento de marcas, daigou.
Key words: Fashion,parallel imports, trademark exhaustion, daigou.
¿Qué es el comercio paralelo o las importaciones paralelas?
El objetivo del comercio paralelo de productos originales es el de sacar provecho de la oscilación de precios de un mismo producto en distintos Estados, se compran productos originales en un mercado y se trasladan a otro obteniendo un beneficio derivado de la diferencia de precios entre el lugar de compra y el de venta. Por ello, este tipo de comercio se centra en productos de lujo con un alto valor como la moda de lujo, la joyería, los automóviles, etc.
Pero, ¿qué es el comercio paralelo o las importaciones paralelas? Este fenómeno se produce cuando productos auténticos (no es un black market porque los productos son genuinos) y comercializados en un inicio por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son comercializados por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca (fuera de los canales oficiales de comercialización de estos productos, esto es el llamado gray market).
Por tanto, a diferencia del mercado negro, en el mercado gris las mercancías no son ilegales, pero sus distribuidores pueden carecer de todo tipo de relación comercial con el fabricante, y por tanto, eludir su control. ¿Cómo surge este fenómeno? El problema nace cuando un distribuidor o minorista se queda con el exceso de las existencias y opta por venderlas a precios reducidos a otros distribuidores y éstos lo comercializan en otros países donde el precio de los productos es más caro. En consecuencia, se compra mercancía en un país a un precio – económico – y se vende en otro a un precio distinto – superior – sacando provecho de la oscilación de precios. Y este es lo que se llama importación paralela.
El agotamiento del derecho de marca
La clave para saber si existe comercio paralelo es determinar si ha mediado agotamiento de los derechos de marca. El principio de agotamiento del derecho significa que a partir de la primera comercialización por parte del titular o por un tercero con el consentimiento de éste, los productos pasan a ser de libre comercio y no se puede impedir su reventa (es un límite a los derechos de PI). Está previsto en el art. 36.1 de Ley de Marcas según el cual “el derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento”.
El TJCA establece dos requisitos para que dicho agotamiento se produzca, en sus sentencias de 16 de julio de 1998 “Caso Silhouette” y de 1 de julio de 1999, “Caso Sebago”:
- Requisito de carácter objetivo: Comercialización por el titular o un tercero con consentimiento.
- Requisito de carácter territorial: La comercialización debe producirse dentro del EEE (Espacio Económico Europeo).
En relación al requisito de carácter territorial, en la UE se aplica el agotamiento comunitario, es decir, el titular no puede impedir que la mercancía una vez puesta en el Espacio Económico Europeo (EEE) se comercialice de nuevo dentro de él
¿Cuáles son las consecuencias de la importación paralela? Las consecuencias directas para el distribuidor autorizado es la pérdida de ingresos e importantes márgenes comerciales y para la marca es la pérdida de reputación al tener un mismo producto comercializado a precios muy diferentes. Además, la marca no es conocedora de si los productos que se están poniendo a la venta en el mercado gris son originales o no.
¿Cómo afecta el agotamiento de marca a la industria de la moda? Casos relacionados:
En el caso Polo Ralph Lauren, éste interpone una demanda contra USASTUR SL por violación de sus marcas ya que la demandada había vendido productos que no habían sido introducidos en el EEE por el titular de las marcas o con su consentimiento. Concretamente, la demandada comercializaba en España prendas de la firma al margen del canal establecido entre Ralph Lauren y su licenciataria exclusiva para España. El caso llega hasta el Tribunal Supremoque considera que no ha habido consentimiento por parte del titular del derecho y éste se ha visto vulnerado, por tanto, no ha habido agotamiento comunitario.
En el caso Reebok, la sociedad Reebok International Limited interpone demanda contra D. Diego, por violación de la marca Reebok, por haber importado en el EEE calzado deportivo de Reebok sin consentimiento del titular de la marca. En este caso, en primera instancia se desestima la demanda considerando que rige el principio de agotamiento internacional, pero tanto en la Audiencia como en el TS se considera que debe regir el agotamiento comunitario.
También las Audiencias Provincialesaplican este criterio como vemos en los casos Sebago y Levi’s. En el primero, Sebago Inc. interpone una demanda contra tres sociedades por haber adquirido productos auténticos en EUA para introducirlos posteriormente en el EEE sin el consentimiento del titular de la marca. En primera instancia se admite la demanda por no haberse producido el agotamiento comunitario y la Audiencia desestima el recurso de apelación considerando que este tipo de agotamiento es el que debe regir (el agotamiento comunitario).
En el caso de Levi’s es a él a quien demandan y se presenta una reconvención alegando que se han introducido en el EEE productos auténticos sin consentimiento del titular, y tanto en primera como en segunda instancia se estima la reconvención presentada por Levi’s. Así que la jurisprudencia tanto comunitaria como nacional ha consolidado una interpretación del agotamiento de la marca, admitiendo como regla el comunitario y excluyendo el internacional.
La importancia del daigou
Daigou es una palabra china que significa “en nombre de” y hace referencia a los comerciantes que adquieres y revenden productos. esta figura surgió como una manera de proporcionarles a los consumidores chinos los productos extranjeros más codiciados, como bolsos y cosmética de lujo, que son difíciles de adquirir en China porque son muy costosos o difíciles de encontrar. El daigou también compra los artículos en el extranjero y luego los envía a las casas de sus clientes en China (mercado gris).
Los daigou de aprovechan de los márgenes de precios entre diferentes países eludiendo aranceles e impuestos sobre las ventas y eso ha causado cierta preocupación en china. Es por ello que el 1 de enero de 2019 entró en vigor la nueva Ley de Comercio Electrónico en China y según esta ley los daigou deberán registrarse como operadores de comercio electrónico y deberán adquirir licencias tanto en China como en el país donde van a adquirir los productos, así que quedan sujetos al pago del impuesto. Sin embargo, esta regulación no se ha visto con malos ojos en China e incluso hace que sea un canal más seguro.
Veremos cómo afecta el Covid-19 a la figura del daigou debido a las restricciones para viajar.
Anna Alegret Rodeja
27 de abril de 2021
Bibliografía
https://enriqueortegaburgos.com/gray-market-daigou-la-inminente-caida/
Anna Alegret Rodeja es abogada y está especializada en Derecho Digital y en Propiedad Industrial e Intelectual. Es la creadora de DERECHO EN TENDENCIA, un portal de información sobre Fashion Law.
Adjunta a la dirección y Directora de Marketing de la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda (https://asociacionderechoymoda.com/ ) y escritora colaboradora en EOB Editorial (https://enriqueortegaburgos.com/ ).
