AD 38/2022
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN DE LA EUIPO (OPOSICIÓN Nº 3 125 764) DE 3 DE FEBRERO DE 2022
RESUMEN
El objetivo de este artículo es el análisis de la Resolución de la Oposición nº B 3 125 764 entre Instagram y Shantanu Pte. Limited. El asunto reviste especial interés en derecho marcario, ya que se determina la protección que ostenta el archiconocido logotipo de Instagram, frente a otros logotipos parecidos, además del alcance de la protección que brinda su renombre. Se recopilan, de forma sintética, los criterios más importantes que aplicó la EUIPO en este asunto.
ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the decision of Opposition No. B 3 125 764 between Instagram and Shantanu Pte. Limited. The case is especially interesting in trademark law, since it determines the protection of the well known Instagram’s logo, as opposed to other similar logos, as well as the scope of protection provided by its renown. The most relevant criteria that EUIPO applied in this case are summarized below.
Como introducción, podemos apuntar que Instagram es una aplicación móvil, una red social con origen estadounidense, actualmente propiedad del grupo Meta (del que también forman parte Facebook y Whats App). Instagram se lanzó a finales de 2010 y, actualmente es la sexta red social más utilizada del mundo, contando con más de 1.000 millones de usuarios.
Según TMview, Instagram cuenta con 1.331 registros y solicitudes de marca en todo el mundo. Estos serían, a modo de ejemplo, algunos registros a nivel de la Unión Europea (EUIPO):
En la oposición que vamos a analizar, el registro en base al que se opone Instagram es su marca figurativa de la Unión Europea nº15 442 502, en las clases 9, 25, 35, 38, 41, 42 y 45 (solicitada el 17 de mayo de 2016 y concedida el 23 de septiembre de 2016).
El 8 de julio de 2020, Instagram presentó oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la UE nº 18 221 496 (solicitada el 3 de abril de 2020).
La oponente (Instagram) invocó el artículo 8.1.b) del RMUE, así como el 8.5, que establece que se debe denegar el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se ha registrado la marca anterior, si esta es notoriamente conocida en el Estado miembro del que se trate, y si el uso de la marca solicitada sin justa causa se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o notoriedad de la marca anterior.
Como ya sabemos, el derecho de marca confiere un derecho exclusivo a su titular con el acceso al registro para aquellos productos y servicios para los cuales se ha solicitado. No obstante, tanto a nivel nacional (artículo 8 de la Ley de Marcas), como a nivel comunitario (artículo 8 apartado 5 del RMUE), se prevé una protección reforzada para aquellas marcas renombradas.
Lo que esto quiere decir es que se denegará una marca solicitada si es idéntica o similar a la marca anterior, independientemente de que los productos o servicios solicitados sean idénticos o similares a los de esta marca anterior.
En el caso analizado, la División de Oposición consideró que la marca anterior goza de renombre en la Unión Europea, al menos para parte de los productos y servicios para los que está registrada.
Es importante destacar que:
La División de Oposición observa que, en muchas ocasiones, el signo anterior aparece usado junto con la marca denominativa «Instagram». A este respecto, el Tribunal ha considerado que varios signos pueden utilizarse simultáneamente sin alterar el carácter distintivo del signo registrado (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). En este sentido, la División de Oposición considera que es una práctica común de mercado en el sector informático en liza que las marcas identifiquen su aplicación/programa tanto con su nombre (expresado con un elemento verbal) como con un icono distintivo. Las pruebas aportadas demuestran suficientemente que el signo figurativo en liza se utiliza de forma independiente y cumple la función de marca, es decir, para identificar y distinguir los productos y servicios de la oponente de los de otros productores/proveedores.
A mi parecer, esta resolución sienta un gran precedente, ya que cada vez más surgen nuevas aplicaciones móviles que forman parte de nuestro día a día y, por lo tanto, la protección de su propiedad intelectual e industrial es indispensable.
Afirma la EUIPO que, dada la naturaleza de los productos y servicios de la oponente, el aspecto visual de la aplicación es crucial para su rápido reconocimiento y acceso (entre los varios iconos de apps que el usuario suele tener en su dispositivo digital) y, en consecuencia, es un aspecto muy importante de la identidad de la marca para los consumidores. En este sentido, se cumple la función de indicador de origen comercial, la función de marca.
Comparación entre los signos:
| SIGNO ANTERIOR | SIGNO IMPUGNADO |
 |
|
La División de Oposición destaca las similitudes derivadas de sus formas, los colores, los dispositivos superpuestos cuadrados con un círculo censurado en el interior, expuestos en blanco y con un fondo colorado con tonalidades en amarillo, naranja y rojo. Ambos signos hacen alusión a una cámara de fotos como único contenido semántico.
Se concluye que la estructura y aspecto global es altamente similar, prevaleciendo de esta forma las similitudes sobre las diferencias en la impresión de conjunto.
En este caso no se realiza comparación fonética porque los signos son puramente figurativos y, conceptualmente, tampoco hay análisis puesto que los signos no tienen significado para el público de referencia.
También es importante tener en consideración el vínculo que debe de existir entre los signos para que pueda establecerse la existencia de un riesgo de perjuicio. Así, la EUIPO estableció que:
Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio es necesario demostrar que, habida cuenta de todos los factores pertinentes, el público pertinente establecerá un vínculo (o asociación) entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en la mente de los consumidores no se menciona explícitamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, sino que ha sido confirmada por varias sentencias (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que simplemente refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público pueda establecer entre los signos es tal que, una vez evaluados todos los factores pertinentes para el caso concreto, es probable que se produzca un perjuicio o aprovechamiento indebido.
La División de Oposición consideró que entre los signos en liza existía un vínculo inmediato, al ser sus signos altamente similares y los productos y servicios relacionados con el mercado tecnológico, el entretenimiento, el comercio en línea y el marketing o publicidad.
Respecto al riesgo de perjuicio, se estableció:
Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para apreciar la probabilidad de un perjuicio o aprovechamiento indebido, la existencia de tal vínculo no basta, por sí sola, para apreciar la existencia de una de las formas de perjuicio contempladas en el artículo 8, apartado 5,del RMUE (26/09/2012-, 301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
Respecto al aprovechamiento indebido o parasitismo, la EUIPO estableció:
La ventaja desleal en el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE incluye los casos en los que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre. En otras palabras, existe el riesgo de que la imagen de la marca renombrada o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos y servicios amparados por la marca impugnada, de modo que su comercialización se vea facilitada por su asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
… por lo que respecta al perjuicio consistente en una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, en la medida en que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga un beneficio de dicha marca, la existencia de tal infracción debe apreciarse en relación con el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
También es importante subrayar que el concepto de aprovechamiento indebido no implica necesariamente una intención deliberada de explotar el fondo de comercio asociado a la marca ajena. En varios casos, el Tribunal General ha declarado que el concepto de aprovechamiento indebido se refiere al riesgo de que la imagen de la marca renombrada o las características proyectadas por esta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización se vea facilitada por dicha asociación con la marca anterior renombrada (06/06/2012, 60/10-, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48, y 22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Así, se concluyó que la marca impugnada podía aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, por lo que se estimó la oposición en base al artículo 8.5 del RMUE y se denegó la marca impugnada para todos los productos y servicios impugnados, lo cual se desprendió de todos los factores que han de tenerse en cuenta a la hora de comparar los signos en liza, los productos y servicios amparados, y el posible riesgo de confusión.
Esta resolución abre la puerta a otros posibles enfrentamientos entre signos, como por ejemplo la solicitud de marca de la UE nº 018643847.
¿Se opondrá Instagram a esta solicitud de registro?
Patricia Hostalrich Martínez
30 de marzo de 2022
Patricia Hostalrich Martínez
Graduada en Derecho por la Universidad de Valencia.
Máster de Acceso a la Abogacía y Máster Propio en Derecho Internacional de los Negocios en la Universidad CEU Cardenal Hererra.
Máster Universitario en Propiedad Intelectual e Industrial y Derecho de las Nuevas Tecnologías en UNIR.
Prácticas profesionales realizadas en Lleytons International Private Law y Romaní Martínez Alner.
Actualmente colabora con Vitoria de Lerma, despacho especializado en Propiedad Intelectual e Industrial en Valencia.
Además, escribe como colaboradora redactora en EOB, una web especializada en derecho de la moda, el lujo y la distribución.
Ganadora de la Primera Edición del Premio Hermenegildo Baylos.
