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Del Uso y Abuso Del Dibujo Industrial: Los Registros de Cobertura. A cargo de Joan Comorera.

AD 178/2021

DEL USO Y ABUSO DEL DIBUJO INDUSTRIAL. LOS REGISTROS DE COBERTURA.

RESUMEN: En este artículo analizamos la problemática de lo que la jurisprudencia ha llamado registros de cobertura o patentes de cobertura. Registros que aprovechan el sistema registral para intentar evitar acciones judiciales en su contra.

Palabras clave: Diseño industrial, Marcas, Derechos de autor, Derecho penal, Tribunal Supremo

ABSTRACT: In this article we analyze the problem of what jurisprudence has called coverage registries or coverage patents. Registries that take advantage of the registry system to try to avoid legal actions against them.

KEYWORDS: Industrial Design, Trademarks, Intellectual properties, Criminal law, Supreme Court

Un diseño industrial es en definición de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas la apariencia u ornamentación de un producto (tanto industrial como artesanal) o de una parte de él, que hacen que visualmente sea diferente a otro sin tener en cuenta ninguna de sus características técnicas o funcionales.

Según el artículo 5 de la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 7 de julio de 2003 son diseños susceptibles de registro aquellos que sean nuevos y posean carácter singular.

Se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro y se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro.

Entre las causas de denegación del registro aparte que sean nuevos y posean carácter singular, están principalmente que los diseños sean contrarios al orden público o a las buenas costumbres y que no incorporen ninguna marca o derecho de autor previamente protegidos.

Pero el registro del diseño industrial presenta una diferencia sustancial con el registro de marcas, pues el procedimiento de registro del diseño industrial es un sistema de oposición post-concesión que se regula en los artículos 63 y 64 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, por lo que cualquier registro es otorgado automáticamente si cumple los requisitos formales y solo pueden ser rechazados a posteriori con las oportunas oposiciones.

Y aquí entramos en la problemática que ocurre en muchas ocasiones en lo que llamamos comúnmente como piratería y de ahí el título de este artículo sobre el abuso del dibujo industrial.

Es lo que jurisprudencialmente se conoce como registros de cobertura o patentes de cobertura, registros realizados con la única intención de eludir cualquier acción judicial.

Para que sea más sencillo para el/la lector/a y por aquello de más vale una imagen que mil palabras, pondré varios ejemplos de diseños industriales inicialmente registrados y no por sus conocidos titulares, que seguramente les suene de algo si les gusta el cine:

Este tipo de diseños industriales son concedidos y hasta que el titular real de los derechos no ejercita la oposición en la Oficina Española de Patentes y Marcas o incluso recurso ante los Tribunales Contencioso-Administrativos y obtiene la denegación del diseño, pueden pasar meses o incluso años y mientras el registrante tiene un título que puede sostener ante las autoridades policiales o judiciales para realizar su actividad comercial.

Bien es cierto que como señala la exposición de motivos de la propia Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial que, “Se entiende que ni la solicitud ni el registro del diseño han producido los efectos previstos en la ley en la medida en que este último haya sido denegado, o cancelado por estimación de una oposición o de un recurso. La retroactividad se justifica porque las causas de denegación por motivos de fondo, ya se examinen de oficio o mediando oposición, son también causas de nulidad, y una vez apreciada su existencia, los efectos sobre el registro indebidamente concedido deben ser los mismos”.

Pero mientras ello no ocurre es cierto que muchos juzgados de instrucción se limitan a sobreseer las actuaciones cuando se aporta un título en discusión hasta que no se dirima en el ámbito administrativo.

Sin embargo, como señala, entre otras, la Sentencia 478/19 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 4 de octubre de 2019, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a las llamadas “patentes de cobertura”,  El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior, pues dicho registro se trata, de un título de cobertura, que no impide que la posesión de los bolsos intervenidos infrinjan derechos como los que son objeto de protección por el precepto que ha dado lugar a la condena”.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C-488/10 de 16 de febrero de 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. y C.561/11 Federación Canina Internacional, señalan que el ejercicio de un derecho comunitario válido no puede ser limitado a consecuencia de un derecho nacional posterior (título de cobertura).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en Sentencias de 23 de noviembre de 1981 y 29 de junio de 1990 se refería a las llamadas “patentes de cobertura”:

“…a las mencionadas «patentes» o «modelos de utilidad» de «cobertura», mediante las que el presunto defraudador trata de escudarse, lo que en ocasiones no anula sino que acentúa la intencionalidad delictiva del agente, consciente como ocurre en el supuesto de que está fabricando lo que otro inventó y tenía debidamente inscrito, aprovechando con habilidad que el Registro de la Propiedad Industrial no garantiza ni la novedad ni la utilidad de que se trate, y así logra inscribir con ligeras modificaciones enmascaradoras un objeto -igual en lo esencial-, y luego se atrinchera en el título así obtenido”.

Así se manifestaba también un reciente Auto núm. 878/2021 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2021, que revocaba un sobreseimiento provisional, afirmando “En este caso los denunciados, solicitaron la inscripción de sus diseños, sabiendo, en principio, que podían vulnerar los derechos de la parte denunciante, aprovechándose de la supuesta cobertura proporcionada por la inscripción en tanto se formulaba la correspondiente oposición”.

En definitiva, en los procedimientos penales sobre infracciones de derechos de propiedad intelectual e industrial se deberá analizar si la intención del registrante es o no utilizar como cobertura para su actividad ese registro de diseño industrial antes de dar virtualidad al título y archivar las actuaciones.

Joan Comorera

3 de diciembre de 2021


BIBLIOGRAFÍA:

– Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, de 7 de julio de 2003.

-Oficina Española de Patentes y Marcas.

-Sentencia 478/19 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 4 de octubre de 2019.

-Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C-488/10 de 16 de febrero de 2012.

-Sentencias TS de 23 de noviembre de 1981 y 29 de junio de 1990

– Auto núm. 878/2021 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2021


Joan Comorera Estarellas

Abogado del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona

Ex Senador

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