AD 43/2022
DERECHO Y MODA SOSTENIBLE: ¿HAY INFRACCIÓN DE MARCA EN LA MODA UPCYCLING?
Resumen: el upcycling es una tendencia dentro de la moda sostenible que consiste en reutilizar tejidos, prendas o accesorios preexistentes para convertirlos en nuevos productos. En este artículo analizo la problemática que existe al reutilizar productos que incluyen marcas registradas de terceros y si, en estos casos, es posible alegar que hay infracción de derechos marcarios. Por último expongo tres conflictos que ya han llegado a los tribunales y que involucran a tres marcas del sector del lujo: Chanel, Rolex y Hamilton.
Palabras clave: upcycling, recycling, moda sostenible, agotamiento de marca, infracción de marca, Chanel, Rolex, Hamilton.
Para empezar… ¿Qué diferencias hay entre el upcycling y el recycling?
El upcycling y el recycling son dos de las grandes tendencias dentro de la moda sostenible que promueven la economía circular. Cuando hablamos de recycling nos referimos al proceso el cual se trata más de un proceso industrial a partir del que se un residuo se transforma en un nuevo material que se utilizará como materia prima para crear otro objeto, mientras que el upcycling consiste en reutilizar tejidos, prendas, bolsos o accesorios preexistentes (que pueden incluir marcas y diseños registrados), para convertirlos en nuevos productos. El upcycling es un proceso de reciclaje basado en la creatividad.
El upcycling fue considerado por Vogue como la mayor tendencia de la moda del año 2021. De hecho, marcas de lujo como Balenciaga, Miu Miu y JW Anderson, entre otras, han adoptado el upcycling, especialmente a la luz de la pandemia, que provocó un importante exceso de inventario en las colecciones de primavera/verano de 2020. Otro ejemplo lo vemos en la asociación entre The RealReal y Atelier & Repairs para crear la “ReCollection 01” que transforma piezas no vendidas o defectuosas de Balenciaga, Dries Van Boten, Stella McCartney o Simone Rocha en prendas nuevas y únicas. Sin embargo, ¿qué implicaciones legales tiene la tendencia del upcycling?
¿Hay infracción de marca cuando se realiza upcycling?
Cuando el upcycling lo realiza la propia marca titular de los derechos de Propiedad Industrial no hay problema, sin embargo, ¿qué pasa cuando un tercero realiza upcycling de un producto que incluye marcas y diseños de empresas muy conocidas dentro del sector de la moda y el lujo? Los “nuevos productos” son especialmente lucrativos ya que incorporan marcas del sector del lujo a precios más asequibles. Las ganancias obtenidas por la venta del producto “reciclado” se las lleva quién ha realizado la modificación y no el titular de las marcas, entonces, ¿el titular podría alegar que se están vulnerando sus derechos marcarios y podría solicitar una indemnización en concepto de daños y perjuicios?
Para empezar quiero recordar que el registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma y lo faculta para prohibir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión o asociación. Sin embargo, existe un límite a este derecho de exclusiva que tiene el titular: el agotamiento del derecho de marca.
La doctrina del agotamiento supone que, una vez se ha efectuado la primera venta autorizada por el titular dentro del Espacio Económico Europeo, las siguientes comercializaciones de los productos pasan a ser de libre comercio, de manera que el titular de la marca ya no puede utilizar su derecho a prohibir a los demás operadores que lleven a cabo una reventa del producto. En otras palabras, cuando se adquiere dentro del Espacio Económico Europeo un producto vendido por un titular de la marca o por un tercero con su consentimiento (un licenciatario, por ejemplo), el derecho de marca queda agotado y el producto puede ser libremente revendido. Por este motivo los particulares pueden revender los productos que incluyen marcas registradas, siempre que no se vendan como nuevos.
Pero no todo acaba aquí. Hay una excepción a la excepción, esto es, cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Las modificaciones deben afectar objetivamente a la reputación o prestigio de la marca, por tanto, dicho límite se aplica sobre todo en productos del sector del lujo ya que una alteración puede perjudicar el aura y la imagen de prestigio que confieren los productos (y dicha sensación de lujo y exclusividad es una de las principales razones por las cuales los consumidores adquieren productos de lujo).
Por tanto, ahí entra la problemática: cuando las modificaciones introducidas en el producto “reciclado” son sustanciales y pueden perjudicar la reputación y el prestigio de la marca. En estos casos se podría defender que los productos “materialmente alterados” constituyen una infracción marcaria si son susceptibles de generar confusión a los consumidores en cuanto a las cualidades, características u origen del producto. En este sentido cabe citar la interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2009 (asunto C-59/08, Copad SA contra Christian Dior coutoure SA, Vincent Gladel y Société Industrielle lingerie) en la que el Tribunal de Justicia declaró que un perjuicio causado a la sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de los productos, y por ello, se concluyó que el menoscabo a la reputación de la marca puede ser un motivo legítimo para justificar que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos de prestigio.
Asimismo, la venta de un producto modificado que incluya marcas o diseños registrados puede generar riesgo de confusión al consumidor en cuanto al origen empresarial del mismo. En este sentido, para evitar una posible infracción al comercializar el producto “reciclado” hay que indicar claramente que no hay afiliación ni vínculo empresarial entre el reciclador y el propietario de la marca (de esta forma evitamos el riesgo de confusión, esto es, que consumidor no se confunda en relación con el origen empresarial del producto y sepa que no existe afiliación ni vínculos entre ambas empresas).
Otra alternativa sería firmar un acuerdo de licencia y distribución entre el reciclador y el propietario de la marca. Desde el punto de vista del “upcycler”, la autorización del propietario para usar la marca lo protegería de cualquier posible reclamación por infracción y desde el punto de vista del propietario de la marca, éste mantendrá el control sobre el uso de la marca, la calidad del producto reciclado y su distribución.
Por último, otra opción es reutilizar tejidos, prendas o accesorios que no incluyan marcas ni diseños registrados por terceros, así evitaremos posibles infracciones de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual.
Chanel, Rolex y Hamilton defienden sus marcas ante los Tribunales
Algunos conflictos relacionados con el upcycling ya han llegado a instancias judiciales, por ejemplo, Chanel presentó una demanda en el año 2021 ante un Tribunal de Nueva York contra la sociedad Shiver and Duke (Chanel, Inc vs. Shiver and Duke, LLC) por reutilizar botones auténticos de Chanel e incluirlos en sus diseños de bisutería:
Foto: The Fashion Law
Según los argumentos de Chanel, las medidas que tomó Shiver and Duke para mitigar el riesgo de confusión en relación con los botones originales de Chanel no fueron suficientes y la marca francesa consideró que se estaban aprovechando indebidamente de la reputación que tiene su marca en el mercado. El caso todavía está pendiente de resolución.
Otro caso similar es el de Rolex vs La Californienne (Rolex Watch USA v Reference Watch d/b/a La Californienne). La Californienne es una empresa que customizaba relojes Rolex añadiéndoles un toque de color en las correas y en las esferas de los relojes, aquí podéis ver un ejemplo:
Foto: Luxe Watches
En consecuencia, Rolex interpuso una demanda en el estado de California alegando que en la customización se incluían piezas no auténticas, lo que convertía a los relojes en falsificaciones. En este caso las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que se pactó que La Californienne podía seguir vendiendo relojes Rolex pero no podía reproducir las marcas registradas de Rolex ni en sus productos ni en la publicidad y promoción de su marca (sobretodo para evitar el riesgo de confusión y asociación entre ambas empresas).
Por último quiero mencionar el caso Hamilton contra Vortic (Hamilton International Ltd. vs Vortic Watch Co.) en el cual, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la conversión por parte del demandado de relojes antiguos de bolsillo Hamilton en relojes de pulsera no infringía los derechos de marca de Hamilton. El razonamiento del Tribunal se centró en el hecho de que el sitio web y los anuncios del demandado contenían una información completa de que sus productos habían sido creados con piezas de relojes de bolsillo Hamilton, por tanto, no cabía lugar al riesgo de confusión y, por ende, no había infracción de marca.
Conclusión
A medida que la tendencia del upcycling sigue creciendo, los actores involucrados en dicha actividad tendrán que ser conscientes de los riesgos legales asociados a esta nueva actividad, sobre todo en materia de Propiedad Industrial, y asegurarse de que se toman las medidas adecuadas para mitigar dichos riesgos. En caso de dudas siempre es preferible acudir previamente a un abogado especializado en Propiedad Intelectual e Industrial y en Fashion Law para obtener un asesoramiento especializado.
Anna Alegret
21 de abril de 2022
Anna Alegret es abogada especializada en Propiedad Industrial e Intelectual y en Derecho Digital. Creadora de Derecho en Tendencia, un portal de información sobre Fashion Law & Law.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annaalegretrodeja/
