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La obligación de uso de la marca registrada. A cargo de Patricia Martínez-Carrasco Mesa.

AD 181/2020

LA OBLIGACIÓN DE USO DE LA MARCA REGISTRADA

RESUMEN:

El registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo sobre su uso, pero al mismo tiempo, también se le impone la obligación del uso efectivo y real de su marca, desde la fecha de su concesión, y de acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Marcas 17/2001.

PALABRAS CLAVE:

PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCA / REGISTRO DE MARCA / USO DE LA MARCA / OBLIGACIONES DE LA MARCA / DERECHOS INTANGIBLES

Junto con las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, las marcas y nombres comerciales son los derechos a través de los cuales, la Propiedad Industrial nos permite proteger nuestros activos intangibles.

En este caso nos centraremos en las marcas y nombres comerciales, partiendo de la base de que es fundamental su registro, como distintivo que designa los productos y/o servicios que ofrece una actividad comercial.

Desde la fecha de presentación de solicitud de una marca, se le otorga a su titular una protección provisional sobre su expediente de marca. Derecho que podría ser eventualmente denegado, en caso de que el signo no lograse acceder a registro. A continuación, veremos cuales son esos derechos y obligaciones del titular una vez obtenido el registro de su signo distintivo.

Si bien se le concede al titular de un registro el derecho exclusivo a hacer uso de su marca, en contra este también debe hacer frente a una serie de obligaciones. Por un lado, solo si desea mantener la vigencia de sus derechos de marca, está obligado al pago de las tasas de renovación -cada 10 años e indefinidamente renovable-, y por otro lado, está la obligación de uso de la marca.

De acuerdo con el artículo 39 de la Ley de Marcas 17/2001, el titular de un registro dispone del plazo de 5 años desde la fecha en que se concede el registro, para que se haya iniciado ese uso de la marca en el mercado.

¿Qué ocurre si se ha superado ese plazo de 5 años y aun no se ha comenzado a usar la marca?

En ese caso podría conllevar la cancelación del registro por caducidad debido a la falta de uso, en conformidad con el artículo 54 de la Ley de Marcas, y con la excepción de que existan causas que justifiquen la situación.

Nos venimos a referir a casos fortuitos o situaciones de fuerza mayor que impidan a su titular poder llevar a cabo el uso de su marca. En este sentido, cabe plantearse si la situación provocada por la COVID-19, será aceptada como causa justificada. Ello podría ser debido a que, se trata de una pandemia global, y por tanto una situación de fuerza mayor, en cuanto a que numerosas actividades comerciales de reciente creación se han visto obligadas a posponer el lanzamiento de su marca y de otro lado, marcas que ya estaban presentes en el mercado, han tenido que cerrar temporal o indefinidamente sus negocios.

La falta de uso afecta no solo a los titulares que hubieran solicitado su marca hace 5 años, sino además a aquellos que hubieren suspendido su uso por un plazo ininterrumpido mayor de 5 años y, de nuevo, siempre y cuando no existan causas que pudieran justificar la situación.

¿A qué se debe esta obligación de uso?

De lo que se trata es de asegurar que se garantiza la transparencia en el mercado de cara a los consumidores y usuarios, así como evitar que se restrinja el uso y registro de un signo determinado, si su titular tampoco lo está usando y por tanto no está presente en el ámbito de aplicación mercantil.

Precisamente por estos motivos, el titular de un registro que incumpla sus obligaciones de uso, quedará sometido a las sanciones previstas por la Ley de Marcas.

¿Qué se entiende por uso de la marca?

Probablemente, en numerosos casos en los que se ha contemplado la caducidad de una marca, el titular podría estar firmemente convencido de estar haciendo uso de la misma, pero la realidad es que no se está llevando a cabo un uso real y efectivo de la marca y, por lo tanto, no se está cumpliendo con esta obligación prevista en la Ley.

No basta con un uso modificado del registro de marca o nombre comercial, sino que deberá usarse conforme a cada uno de los aspectos de su registro.

En primer lugar, centrándonos en las características verbales y gráficas de la marca, -o lo que viene a ser lo mismo; su denominación y logotipo-, solo serán permitidas modificaciones mínimas que no alteren sustancialmente la esencia o carácter distintivo de la marca.

Dependiendo de cada caso, podrían ser aceptadas como uso efectivo, pequeñas variaciones en el tipo de grafía, tamaño o tonalidades de la marca, pero en cualquier caso sería inaceptable el cambio o rediseño de la marca. Con lo cual, siempre que la imagen de una marca se vea afectada por  una estrategia de rebranding, es fundamental valorar si los nuevos cambios entran dentro de los límites y puede mantenerse un mismo registro de marca o, si de lo contrario, conviene solicitar un nuevo registro con la nueva marca, y por tanto abandonar el anterior registro a su fecha de vencimiento de renovación de derechos.

Por otro lado, es también esencial que el uso esté relacionado con los productos y/o servicios reivindicados en el registro de marca, así como que los derechos de marca sean explotados en el territorio relevante en el que se tenga registrada la marca.

Sin embargo, la determinación de uso de una marca, dependerá en gran medida del producto/ servicio y del sector al que pertenezca, pues dependiendo de las condiciones de cada mercado y del tipo de producto, se podrá exigir un uso más o menos significativo desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa.

¿En qué consiste la prueba de uso?

A día de hoy en España, solo se cuenta con la vía judicial para que un tercero interesado pueda instar la caducidad de un registro de marca. Sin embargo, en virtud de la reciente modificación de la Ley de Marcas 17/2001, mediante real decreto 23/2018 en aras fundamentalmente de la armonización con el Reglamento 1001/2017 de Marcas de la Unión Europea, también se podrá iniciar un procedimiento de caducidad en vía administrativa ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Esta novedad no será de aplicación hasta enero de 2023.

No obstante lo anterior, en la actualidad, tanto en España como en la Unión Europea, ya es posible exigir la prueba de uso en los procedimientos de oposición contra la concesión de registro de una marca. Ello permite al solicitante cuya marca haya sido impugnada mediante acuerdo de suspenso por oposición de un tercero, que este pueda solicitar a su oponente pruebas de uso del registro anterior.

En el caso de solicitarse prueba de uso en un procedimiento de oposición ante la OEPM, el oponente contará con el plazo de 2 meses para presentar la debida documentación y, en caso de no llevarse a cabo la prueba o no considerarse válida o suficiente, se desestimará la oposición.

Como prueba de uso, puede presentarse todo aquel documento que acredite su uso en los últimos años. Pudiendo ser consideradas las pruebas que demuestren desde gastos e inversiones en publicidad, hasta eventos organizados por la marca o patrocinios, hasta comunicaciones en redes sociales o facturas, entre otras.

No deben subestimarse estas solicitudes de prueba uso, incluso en los casos en los que los titulares de marcas que gozan de gran renombre o notoriedad entre el público general, pues en caso de no presentar una prueba sólida, no se podrá presumir ese uso. Por lo tanto, por más que se dé el caso de que los Examinadores de las Oficinas de Patentes y Marcas, puedan conocer por sus propios medios que se está efectivamente haciendo uso de una marca en cuestión, si las pruebas presentadas son pobres o insuficientes, no podrá ser reconocido su uso. Todo ello sin perjuicio de que, el legislador aporta una protección especial a los titulares de marcas renombradas, entre otras cosas, debido al esfuerzo económica y empresarial empleado en posicionar su marca en el mercado.

En definitiva, es imprescindible no solo que se haga uso real y efectivo de una marca registrada, y en conformidad con las características de registro, sino además de que su titular pueda ser capaz de demostrar su uso mediante una documentación probatoria sólida y actualizada.

Patricia Martínez-Carrasco Mesa.

24 de noviembre de 2020


Bibliografía:

https://www.hyaip.com/es/espacio

https://guidelines.euipo.europa.eu/1803470/1793842/directrices-sobre-marcas/1-introduccion

https://www.oepm.es/es/index.html


Patricia Martínez-Carrasco Mesa es abogada y directora de la oficina de Málaga de H&A.

https://www.hyaip.com/es/nuestro-equipo/patricia-martinez-carrasco

Patricia es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y con Máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid. Domina los idiomas: inglés e italiano.

Además de haber formado parte de la asesoría jurídica de la compañía productora de cine TORNASOL FILMS, en el pasado también ha trabajado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En la actualidad, dirige la delegación de Málaga de la firma especialista en Propiedad Industrial y Derecho Digital: H&A.

Patricia es miembro del Colegio de Abogados de Málaga, de la Asociación de la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster de Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid y, del Pan-European Seal Talent Bank de la EUIPO.

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