AD 1/2021
Una cuestión de fronteras: Los límites de los derechos de propiedad intelectual en la industria del videojuego.
Resumen: El videojuego es una de las creaciones del intelecto humano de mayor complejidad, esto se refleja claramente a la hora de no poder encasillarlo en una sola categoría dentro del marco jurídico. No obstante, la industria del videojuego no solo nos aporta cuestiones interesantes sobre su naturaleza jurídica sino que también nos invita a cuestionarnos cuando un derecho de propiedad intelectual está siendo vulnerado. Dónde se encuentra el límite o hasta qué punto podemos emplear un derecho dentro de nuestra creación son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el presente artículo.
Palabras clave: Videojuegos, Propiedad intelectual, Propiedad industrial, límite, derechos ajenos, marcas y diseños.
Introducción
Mientras que en los primeros tiempos de la industria de los videojuegos los mismos resultaban arcaicos, sin sonido o incluso con avatares simples, poco a poco el sector fue ganando en complejidad y gracias a los avances tecnológicos como la capacidad de procesamiento, la captura de movimiento, incorporación de proyecciones audiovisuales y elementos sonoros, los videojuegos han pasado a ser una obra compleja con multitud de elementos susceptibles de protección. No obstante, a medida que aumenta la complejidad también lo hace la implicación jurídica de las tomas de decisiones. Cuanto mayor realismo damos a un videojuego más factores tenemos que tener en cuenta, dado que puede que alguno de los esos elementos que incorporamos pueden estar protegidos bajo algún derecho de propiedad intelectual. Lo mismo ocurre si deseamos emplear elementos protegidos por el derecho marcario. Es por ello que para salvaguardar esta situación, muchas veces los publishers optan por realizar acuerdos con los titulares de dichos derechos para evitar tener que acudir a la vía judicial. Un ejemplo claro son los videojuegos de Lego[1], los cuales se sirven de derechos ajenos para crear su propia obra.
Ahora bien, qué ocurriría si al realizar un videojuego se incorporan en el mismo alguna creación amparada por derechos de autor o propiedad industrial. ¿Significaría automáticamente una infracción de los mismos? No se puede olvidar que estos derechos no son absolutos por lo que se deberá explorar el límite y ver cuando estamos ante una autentica infracción.
El objetivo del presente artículo es invitar al lector a observar la complejidad que abarca esta industria[2], así como a exploración del límite de estos derechos en una mayor profundidad.
Primera mazmorra: Marcas ajenas dentro del videojuego.
El titular de una marca tiene a su disposición el ‘ius prohibendi’, es decir, puede impedir a terceros (que no cuenten con la autorización del mismo) la utilización de su signo. No obstante, la cuestión que se debe plantear es qué ocurre cuando dentro del videojuego se incorporan marcas ajenas, de las que el titular del videojuego no tiene licencia o autorización.
Esta cuestión está en pleno auge en EE.UU, dado que es en donde se han producido numerosos casos de demandas de infracción de marcas contra los publishers de videojuegos[3]. Por ejemplo, está el caso de Virag SRL contra Sony Computer Entertainment America LLC[4]. En dicho supuesto, tenemos que la compañía había introducido la marca Virag dentro del juego para dotar de mayor realismo, dado que se trataba de una simulación de un circuito de rally[5]. Sin embargo, el tribunal estadounidense consideró que en dicho caso no se había producido una infracción marcaria.
Por otro lado, la misma situación se dio en el caso del famoso juego ‘Call of Duty’, donde se incluyó el popular coche militar ‘Humvee’[6]. Los titulares de la marca alegaron que Activision no disponía de licencia para poder emplear la marca de dicho coche militar en su juego por lo que consideraron que se estaba produciendo una infracción. No obstante, el juez fallo en contra de Humvee por cuanto considero que no se estaba produciendo una infracción del derecho marcario. La resolución judicial se basó en el hecho de que en este tipo de juegos bélicos prima el realismo, por lo que la aparición de vehículos de guerra era apropiada teniendo en cuenta la ambientación del juego. Es decir, que en este caso había una cierta relevancia artística dado el realismo del juego[7].
Tal y como se señalaba al principio, el derecho marcario no es un derecho absoluto, ya que se ve acotado por unos límites establecidos normativamente (art. 37 de la LM y 14 RMUE). Los límites constituyen un factor importante a tener en cuenta por los ‘publishers’, dado que constituyen una excepción al derecho del ‘ius prohibendi’. Permitiendo que un tercero pueda emplear una marca ajena sin necesidad de tener que solicitar autorización al titular de la misma. Junto a estos límites la jurisprudencia ha ido añadiendo otros supuestos en los que se puede emplear marcas ajenas sin autorización del titular bajo la denominación de usos atípicos (parodia, empleo descriptivo de la marca y utilización artística). Es por ello que se debe analizar si en aquellos supuestos en los que los desarrolladores emplean marcas ajenas y las incorporan dentro del videojuego es presupuesto necesario para afirmar la existencia de una infracción marcaria o si por el contrario, estamos ante un uso atípico de la marca que no vulnere los intereses de su titular. Con respecto a este punto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[8] ha establecido que el derecho de exclusiva del titular de la marca ‘se concede para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, y que, por tanto, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto’[9]
Por lo tanto, cabría la posibilidad de utilizar marcas ajenas cuando dicho uso no menoscabe los intereses que le son propios al titular de la marca, y, por tanto, ese empleo que está llevando a cabo ese tercero no encuadre dentro de lo que se entiende por ‘uso’ en el art. 34 LM y el art. 9 RMUE. Asimismo, para que se produzca la infracción debe de producirse una vulneración o menoscabo de alguna de las funciones de la marca[10] . Parece que la jurisprudencia mantiene que cuando no se está produciendo un menoscabo de alguna de las funciones de la marca (siempre que ese uso empleado por el tercero se haga de manera leal y descriptiva), se procede a limitar el derecho del titular marcario, por cuanto ese tercero no está haciendo un ‘uso’ de los señalados en el art.34 LM y 9 RMUE. No obstante, en el sector del videojuego, los desarrolladores tienden a solicitar la autorización del titular, ya sea para obtener una mayor información al respecto o para evitar riesgos judiciales que el uso de una marca ajena pudiera llegar a desencadenar.
Segunda mazmorra: utilización de derechos de autor ajenos.
A diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor no requieren de un registro para ser constituidos, basta con la mera creación por su autor para ser protegidos. No obstante, para que ésta creación del intelecto humano pueda ser protegida bajo el paraguas del derecho de autor se requiere una serie de requisitos: que estemos ante una obra, que la misma sea original (el cual es el requisito más destacado dentro del derecho de autor) y que esa creación del intelecto humano esté plasmada o sea susceptible de plasmarse a través de cualquier medio o soporte (tangible o intangible). No cabe ninguna duda de que los videojuegos entran dentro de estos requisitos para ser protegibles (art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual).
Ahora bien, qué ocurre cuando dentro de un videojuego se incorporan elementos protegidos por derecho de autor tales como música, personajes, una obra plástica u arquitectónica. No se puede olvidar que los titulares de dichos derechos están habilitados para impedir la reproducción, posterior distribución y la comunicación pública de aquellos elementos que se hayan incorporado a un videojuego sin su previa autorización.
No obstante, dicho derecho no es absoluto por lo que cabría la posibilidad de plantearse si esa utilización llevada a cabo entra dentro de alguno de los límites establecidos en la normativa. La Directiva 2001/29/CE establece dentro de su marco jurídico una serie de limitaciones al derecho de autor. No obstante, no son de aplicación todas las limitaciones y excepciones dentro de dicho catálogo, dado que cada estado miembro tiene la opción de elegir cuales establece dentro de su propio derecho positivo. Por lo que aquello que es válido en España puede no serlo en Alemania. Para saber qué limitaciones podrían ser de aplicación en nuestro país deberemos acudir al catálogo establecido en el Capítulo II del Título III del Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual. Siendo los más prometedores para ello las excepciones sobre obras situadas en la vía pública de manera permanente (art. 35. 2 de la presente normativa) y la parodia (art. 39 de la LPI).[11]
Hay videojuegos que intentan incorporar dentro de su mundo todos aquellos elementos que se encuentran en nuestra realidad con la más absoluta precisión. Ejemplo de ellos son los videojuegos deportivos cuyo nivel de realismo nos invita a imaginarnos que estemos en dicho evento. Otro ejemplo serían juegos como la famosa saga de Grand Theft Auto o Spider-Man: Miles Morales y Spiderman 2018 (que reproduce con gran fidelidad la ciudad de Nueva York). Por lo que un desarrollador de videojuego cuando quiere reproducir con exactitud una ciudad o aquellos elementos que lo conforman, podría basarse en el límite del art. 35 de la LPI para no tener que pedir la autorización del titular. No obstante, siempre será mejor solicitar una autorización al titular de dicho derecho para evitar acudir a la vía judicial.
Jefe final de la mazmorra: La utilización de diseños industriales dentro de nuestro videojuego.
Al dotar de mayor realismo a los videojuegos incorporando elementos que pueden encontrarse en el día a día, nos encontramos con la tesitura que el desarrollador de un videojuego puede estar vulnerando un diseño industrial. Imaginemos que dentro del videojuego hay elementos como una silla, un edificio o incluso la ropa con la que vestimos al avatar esté sujeto a protección bajo el paraguas del diseño industrial. En dicho caso, el desarrollador se debe preguntar si debe solicitar autorización para el mismo o si existe algún límite que le avale como el art. 35.2 de la LPI anteriormente mencionado para los derechos de autor.
El derecho de diseño gravita sobre el ius prohibendi del titular del diseño: es decir, es un derecho a prohibir usos no autorizados (y no un derecho exclusivo al uso). No obstante, como ya hemos remarcado a lo largo de este artículo, estos derechos no son absolutos, sino que son susceptibles de limitación, por lo que habrá que determinar qué usos puede el titular prohibir.
En este ámbito, la ley española de diseño difiere del reglamento de diseño comunitario. Aunque aparentemente el texto es el mismo (art. 45 LDI y el art. 19 RDC), la norma europea usa el término ‘particularmente’, lo que convierte a esa lista de usos permitidos en una lista abierta. No ocurre lo mismo con el texto de la Ley del Diseño industrial. No obstante, la lista es lo suficientemente amplia como para abrazar la mayoría de casos.
Por lo tanto, si dentro de un videojuego nos encontramos con por ejemplo un coche o edificio que se encuentre amparado por este derecho, se debe analizar si esto supone un ‘uso’ tal y como establece la normativa. El art. 45 de la Ley del Diseño Industrial indica “el uso de un producto que incorpore el diseño”: si atendemos a la definición de producto (art. 1.2 de la LDI) se puede apreciar que es una lista abierta porque utiliza la expresión “entre otras cosas”. Por lo que, atendiendo a lo estipulado en dichos artículos se podría entender que un elemento digital reproducido gráficamente dentro de un videojuego sí que podría estar infringiendo un diseño industrial.
Cuestión distinta es que como respuesta a dicha coyuntura, el desarrollador alegara que el diseño en cuestión carece de alguno de los elementos esenciales para su protección: falta de novedad o falta de carácter singular (arts. 5 de la LDI y 4.1 b) del RDMC).
Conclusión o DLC
Los videojuegos no sólo son una cuestión de gran interés por su naturaleza jurídica, sino por todos aquellos conflictos jurídicos que nos traen. Muchas veces encontramos en este sector grandes desafíos de interés para poder observar hasta qué punto se está produciendo una infracción. Sobre todo en EEUU se han podido ver numerosos casos en los que se versa este tema. No obstante, será interesante ver algún pronunciamiento por parte de nuestros tribunales sobre estas cuestiones de manera que nos ayude a definir esta línea tan difusa.
Yasmina Isabel González Müller
5 de enero de 2021
Yasmina Isabel González Müller
Abogada Canaria especializada en Propiedad Intelectual e Industrial.
Realizó sus estudios de Grado en derecho en la Universidad de La Laguna, realizando posteriormente el Máster de acceso a la abogacía en la VIU.
Tras haber trabajado en el despacho de abogados de Sirvent&Granados y debido a su pasión por la propiedad intelectual decidió cruzar el ‘charco’ y cursar el Magister Lvcentinvs (Máster en Propiedad Intelectual e Industrial).
Actualmente se encuentra realizando las prácticas en la EUIPO, en concreto en el departamento de las Salas de Recurso, dónde espera seguir aprendiendo más sobre esta rama del derecho.
Contacto en redes:
https://www.linkedin.com/in/yasmina-isabel-gonzalez-m%C3%BCller-b41758107
BIBLIOGRAFIA
RAMOS GIL DE LA HAZA, A., MARTÍNEZ CRESPO, A., “Comienza la partida. Punto de situación sobre determinados aspectos jurídicos de los videojuegos”, en Pe.i. Revista de propiedad intelectual, N.º 62, 2019
GREENSPAN, D. ‘Mastering the game Business and Legal Issues for Video Game Developers’, Creative Industries nº8, World Intellectual Property Organization, Geneve, Switzerland, 2014
FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J.; BOTANA AGRA, J. ‘Manual de la propiedad industrial’ Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. Madrid, 2017
BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, RODRIGO ‘Manual de Propiedad Intelectual’ Tirant Lo Blanch, 9ª Edición, 2019.
PAGINAS WEB
[1] Ejemplo de estos son los siguientes títulos de Lego: Lego Marvel Super héroes, Lego Star Wars o Lego Jurassic World
[2] También recomiendo encarecidamente si quieren saber más de esta industria leer los siguientes artículos que podrán encontrar en este blog jurídico: https://adefinitivas.com/arbol-del-derecho/nuevas-tecnologias/gameplay/
[3] RAMOS GIL DE LA HAZA, A., MARTÍNEZ CRESPO, A., “Comienza la partida. Punto de situación sobre determinados aspectos jurídicos de los videojuegos”, en Pe.i. Revista de propiedad intelectual, N.º 62, 2019
[4] Sentencia del Tribunal del Distrito Norte de California, 21 de Agosto de 2015, Case No. 3:15-cv-01729-LB
[5] Los juegos a los que hacían alusión eran Gran Turismo 5 y 6
[6] Disponible en https://www.pcgamer.com/activision-has-been-sued-by-the-maker-of-the-humvee-over-the-call-of-duty-series/ (ultima vez revisado el 23/12/2020).
[7] Disponible en https://blog.ericgoldman.org/archives/2020/04/humvee-cant-stop-depictions-of-its-vehicles-in-the-call-of-duty-videogame-am-general-v-activision-blizzard.htm
[8] SSTJUE de 23 de febrero de 1999 BMW v. RK Deenik (C-63/97), 14 de mayo de 2002 Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben (C-2/02), de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club v. Matthew Reed (asunto 206/01) y 25 de enero de 2007 Adam Opel AG v. Auter AG (C-48/08)
[9] Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante de 25 de febrero de 2011 (74/2011) Roj: SJM A 193/2011
[10] Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria Nº 2 de Alicante, 14 de enero de 2015(3/2015) (Caso equivalencia)
[11] RAMOS GIL DE LA HAZA, A., MARTÍNEZ CRESPO, A., “Comienza la partida. Punto de situación sobre determinados aspectos jurídicos de los videojuegos”, en Pe.i. Revista de propiedad intelectual, N.º 62, 2019
