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¿Se podría registrar como marca el eslogan “Como la leche, pero para humanos”? A cargo de Veronika Dimova.

AD 30/2021

Resumen

El pasado 20 de enero de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estimó el recurso de Oatly AB contra la decisión de la Sala de Recursos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en el asunto T‑253/20 permitiendo de tal forma el registro como marca del eslogan “Como la leche, pero para humanos”. La sentencia afirma el carácter distintivo del antedicho signo denominativo, declarando que el mismo transmite un mensaje que puede desencadenar un proceso cognitivo en la mente del público destinatario que lo hace fácil de recordar y como consecuencia, es capaz de distinguir los productos de la solicitante de los productos de otras empresas. El resultado de este litigio demuestra un enfoque más flexible por parte del TJUE a la hora de evaluar la capacidad de un eslogan para cumplir con la función principal de la marca y por lo tanto representa un desarrollo interesante de la jurisprudencia comunitaria.

Summary

On January 20th 2021 the Court of Justice of the European Unión upheld the action of Oatly AB against the decision of the Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office in Case T‑253/20, allowing the registration as a trade mark of the slogan “It’s Like milk, but made for humans”. The judgement confirms the distinctive character of the abovementioned word sign, stating that it conveys a message which is capable of setting off a cognitive process in the minds of the relevant public making it easy to remember and which is consequently capable of distinguishing the applicant’s goods from goods which have another commercial origin. The outcome of the proceedings shows a more flexible approach of the CJEU in the evaluation of the ability of a slogan to function as trade mark and therefore could be seen as an interesting development of the community case-law.

Palabras clave

Marca de la Unión Europea; Eslogan; Carácter Distintivo; Motivos Absolutos de Denegación; Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Keywords

European Union Trade mark; Slogan; Distinctive Character; Absolute Grounds for Refusal; Court of Justice of the European Union; European Union Intellectual Property Office

¿Se podría registrar como marca el eslogan “Como la leche, pero para humanos”?

Si, según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante ¨TJUE¨) dictada el pasado 20 de enero de 2021 en el asunto T‑253/20. No obstante, la posibilidad de registrar un eslogan como marca no siempre haya sido tan clara en la jurisprudencia de la UE que en los últimos años se esta desarrollando graduadamente hacia un enfoque significativamente más liberal.

Como nota preliminar, cabe mencionarse cual es la principal función de la marca, en concreto- la función de indicación de origen, dado que justamente este punto es el núcleo del asunto.  Dicha función está recogida en primer lugar en el Art. 4 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (en adelante, “RMUE”) así como en el mismo Articulo de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

También está reconocida la antedicha función en la reiterada jurisprudencia del TJUE[1]. En este sentido, el TJUE ha establecido como parámetros relevantes para el carácter distintivo de la marca, que el mismo deberá apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que el público destinatario tiene de dicho signo[2]. Asimismo, el carácter distintivo y su apreciación naturalmente guardan diferencias dependiendo del tipo de marca que se está evaluando. A nivel nacional, el Tribunal Supremo también estableció que “no se puede olvidar que es esencial a las marcas servir de distintivo de los productos, con las cuales aspira el empresario a distinguirlos de los demás el mercado” [3].

Dicho todo esto, en cuanto a los eslóganes, uno debe reconocer que a prima vista los mismos cumplen una función algo más distinta que se podría definir más bien como una función promocional o publicitaria. Dejando aparte las discusiones doctrinales sobre las funciones secundarias de la marca, consideramos importante evaluar hasta que punto antedicha función promocional de hecho impide que un eslogan sea además distintivo para los productos y/o servicios de un empresario. Está es la pregunta a la que debemos responder con la finalidad de evaluar si el mismo puede registrarse como una marca tanto a nivel europeo, como a nivel nacional.

Frecuentemente las solicitudes de marcas que consisten en un eslogan se encuentran ante una objeción por parte del examinador europeo y nacional por motivos de denegación absoluta y más concretamente por falta de carácter distintivo[4]. Esto es así precisamente porque a menudo su función promocional se expresa a través de una mera transmisión al publico de información sobre ciertas calidades de los productos y servicios del empresario. Sin embargo, esto no supone que este tipo de marcas deberán evaluarse con más rigurosidad que el resto de los signos denominativos. De hecho, el TJUE ha declarado que, para apreciar el carácter distintivo de los eslóganes, no procede aplicar criterios más severos que los aplicables a otros signos[5]. En la jurisprudencia del TJUE[6] se podían encontrar también los criterios que se tienen que aplicar a la hora de evaluar el carácter distintivo de un eslogan. En este sentido, un eslogan publicitario tendrá carácter distintivo cuando parezca ser más que un mero mensaje publicitario que ensalce las cualidades de los productos o servicios en cuestión cuando:

  • constituya un juego de palabras, o
  • introduzca elementos de intriga o sorpresa de forma que pueda ser percibido como de fantasía, sorprendente o inesperado, o
  • posea una cierta originalidad o fuerza, o
  • desencadene un proceso cognitivo en el público destinatario o requiera un mínimo de esfuerzo de interpretación.

Dicho lo anterior, naturalmente, la principal cuestión controversial del asunto T‑253/20 también versa alrededor del significado de la frase “Como la leche, pero para humanos” solicitada como marca por parte de la empresa Oatly AB ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, la “EUIPO”) y mas concretamente, se posea la cuestión si el mismo podría tener un carácter distintivo de la manera que permite identificar los productos para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, distinguir estos productos de los de otras empresas[7].

Los productos controvertidos se encuentran en las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación de Niza y consisten, en resumen, en diferentes productos alimenticios y sustitutos de productos lácteos, diversos productos comestibles a base de avena, bebidas o preparaciones para la elaboración de bebidas de origen vegetal.

El examinador de la EUIPO denegó la solicitud de la marca en cuestión con base en su falta de carácter distintivo. Posteriormente, la Sala de Recursos de la EUIPO desestimó parcialmente el recurso del solicitante, confirmando la decisión del examinador para los antedichos productos en la Clase 29, 30 y 32 de la Clasificación de Niza. En su decisión la Sala de Recursos llegó a la conclusión que el eslogan en cuestión efectivamente carece de carácter distintivo, dado que la expresión no esta apta para cumplir con la función esencial de una marca. El destinatario de los productos- el publico en general y mas concretamente el publico de habla inglesa de la UE percibirá la frase como un eslogan promocional elogioso, más que como una indicación del origen comercial de dichos productos. Según la Sala de Recursos la primera parte de la marca solicitada (“como la leche”) indica que los productos comercializados son o contienen sustitutos de la leche y, por otro lado, la segunda parte de la frase (“pero para humanos”) clarifica que son más aptos para el consumo humano. También considera la Sala de Recursos que no hay una diferencia perceptible entre la marca en su conjunto y la conjunción de ambas partes.  Por último, en la decisión contestada se destaca que parte de los consumidores tienen intolerancia a la lactosa o alergia a la leche o son veganos. Afirmó la misma que la marca indicaba los aspectos positivos de esos productos, en concreto, el hecho de que eran muy similares a la leche, pero a diferencia de la leche de vaca, cabra y oveja, estaban específicamente elaborados y aptos para el consumo humano[8].

No obstante, el Tribunal General estimó el recurso de Oatly AB contra la decisión de la Sala de recursos de la EUIPO. En cuanto al significado de la marca solicitada, a diferencia de la Sala de Recursos el Tribunal señaló que debido a la presencia de la conjunción “pero” en el medio de dicho signo denominativo, el consumidor percibirá una oposición entre la primera parte de la marca (“como la leche”) y la segunda parte de la marca (“para humanos”). En consecuencia, la marca solicitada transmite no solo la idea de que los productos controversiales son similares a la leche y están destinados al consumo humano, sino también la idea de que la leche en sí no lo es. Indica el Tribunal que de esta forma la marca solicitada cuestiona la idea comúnmente aceptada de que la leche es un elemento clave de la dieta humana y, por lo tanto, transmite así un mensaje que puede desencadenar un proceso cognitivo en la mente del público destinatario que lo hace fácil de recordar y como consecuencia y como consecuencia, es capaz de distinguir los productos de la solicitante de los productos de otras empresas. Por tanto, el Tribunal estima la acción de Oatly AB declarando errónea la conclusión de la Sala de Recursos que la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE.

Aunque la Sentencia probablemente será recurrida por parte de la EUIPO, el resultado del litigio en cuestión es importante no solamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino también para los solicitantes de este tipo de marcas, ya que demuestra claramente un enfoque más flexible del juez europeo en cuanto a la evaluación y registro de eslóganes como marca. Sería interesante seguir la evolución de la practica de la propia EUIPO, así como del los Tribunales nacionales a este respecto.  Se debe admitir que en muchas ocasiones los eslóganes constituyen un instrumento de marketing muy fuerte que además requiere una inversión financiera y comercial significante y por lo tanto su protección adecuada es vital.

No obstante, cabe mencionarse que la marca no es la única forma de protección de un eslogan y no excluye las otras vías por las que un empresario podría defender sus derechos. En los casos en los que un eslogan constituye una creación original, el mismo podrían protegerse también por la vía del derecho del autor, sin necesidad de cualquier tipo de registro, siendo el hecho generador en este caso el mero acto de creación[9]. Por otro lado, el uso indebido de un eslogan podría protegerse por la vía de la competencia desleal, siendo prohibido todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. En concreto, la Ley de Competencia Desleal prohíbe los comportamientos que resulten idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno (actos de confusión) y el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación adquirida por otro en el mercado (explotación de la reputación ajena).

Veronika Dimova

5 de marzo de 2021


[1] STJUE de 29 de abril de 2004 (C-468/01 P a C-472/01 P, asuntos acumulados, Procter & Gamble v OHIM), STJUE de 21 de octubre de 2004 (C-64/02, asunto OHIM v Erpo Möbelwerk), STJUE de 8 de mayo de 2008 (C-304/06, asunto Eurohypo v OHIM) y STJUE de 21 de enero de 2010 (asunto Audi v OHIM)

[2] STJUE de 12 de julio de 2012 (C-311/11, asunto Smart Technologies v OHIM)

[3] STS de 20 de junio de 1994 (RJ 1994\6024)

[4] Ejemplos de marcas de la UE denegadas por este motivo podrían encontrarse en el Capítulo 3 “Marcas sin carácter distintivo (artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE” de las Directrices sobre marcas de la EUIPO.

[5] STJUE de 12 de julio de 2012, (C-311/11 P asunto Wir machen das Besondere einfach) § 25, y la jurisprudencia citada

[6] STJUE de 12 de julio de 2012, (C-311/11 P asunto Wir machen das Besondere einfach) § 13, y la jurisprudencia citada

[7] STJUE de 29 de abril de 2004, (C-468/01 P – C-472/01 P, asunto Tabs (3D)), § 32; STJUE de 21 de octubre de 2004, (C-64/02 P, asunto Das Prinzip der Bequemlichkeit) § 42; STJUE 08 de mayo de2008, (C-304/06 P, asunto Eurohypo), § 66; STJUE 21 de enero 01 de 2010, (C-398/08 P asunto Vorsprung durch Technik) § 33

[8] Decisión R2446/2019-5 de la Quinta Sala da Recursos de la EUIPO

[9] Ley de Propiedad Intelectual


Veronika Dimova

Veronika Dimova

  • Abogada por la Universidad de Sofia
  • Graduada en derecho por la Universidad Internacional de la Rioja
  • Magister en Derecho de Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid
  • Executive education en Privacidad, Seguridad y Ciberseguridad por IE Law School, Madrid
  • Socia fundadora del despacho ADD Legal

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