AD 68/2021
RESUMEN:
El secreto empresarial es un activo cada día más importante a la hora de proteger elementos intangibles de un negocio.
En este artículo se explota someramente el encaje del secreto empresarial en el sector de la hostelería, la restauración y el catering (HORECA), riesgos y oportunidades.
PALABRAS CLAVE: Secretos empresariales, franquicia, know-how, hostelería, ingeniería inversa, HORECA, restauración, catering, confidencial, secreto comercial, trade secret.
El sector de la hostelería, de la restauración y del catering (en adelante, HORECA) ha sido protagonista mediático absoluto en los últimos meses, a raíz de los procesos de desescalada post-confinamiento y de articulación de la nueva normalidad.
Todos hemos sido o somos clientes de este tipo de negocios, que parecen responder a una operativa intensa, pero sencilla, que cualquiera puede percibir al estar abiertos al público. Estos trazos gruesos, en principio, podrían llevarnos a descartar la posibilidad de que esta actividad, en todo o en parte, pueda dar lugar u operar en torno a un secreto empresarial, susceptible de protección en nuestro ordenamiento.
Nada más lejos de la realidad; el sector HORECA siempre ha apostado por innovar en procedimientos, protocolos, herramientas, imagen o comunicación, y ha protegido los resultados de dicha innovación mediante marcas, patentes, modelos de utilidad, derechos de autor. Y, por supuesto, ha protegido sus conocimientos técnicos o comerciales, manteniéndolos en secreto y limitando el acceso a los mismos (tanto técnica como contractualmente).
En este escenario post-Covid surge la necesidad de poner en valor todos los activos que las empresas HORECA han generado y, en particular, proteger su secreto empresarial (testado y ventajoso), lo que les permitirá poder diferenciarse y navegar este escenario de incertidumbre.
1. ¿Qué es el secreto empresarial?
La protección del secreto empresarial tiene una larga tradición en Estados Unidos con jurisprudencia que se remonta al siglo XIX; actualmente se encuentra regulado en los siguientes textos legales: Defend Trade Secrets Act 2016 (DTSA) y en Uniform Trade Secret Act.
En España el secreto empresarial se encuentra regulado principalmente por la Ley de Secretos Empresariales (Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales) que entró en vigor el 13 de marzo de 2019, como resultado de la implantación de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Con anterioridad a la mencionada directiva, el secreto empresarial se encontraba protegido en el ámbito civil en el artículo 13 (“Violación de secretos”) de la Ley de Competencia Desleal, aunque definitivamente ese artículo no era suficiente para abarcar todos los aspectos a tener en cuenta para la definición, protección y defensa de este activo tan importante.
Asimismo, los secretos empresariales están protegidos en el ámbito penal en los artículos 278 (el espionaje empresarial) y 279 (la violación de secreto empresarial incumplimiento de una obligación legal, contractual o de deber de reserva) del Código Penal. Las empresas han de introducir en su política de cumplimiento normativo o compliance las obligaciones relacionadas con la protección del secreto empresarial tanto propio como de terceros.
Para que una información, independientemente de su naturaleza (económica, financiera, promocional, estratégica o de cualquier tipo) sea reconocida como secreto empresarial tiene que cumplir los siguientes requisitos: 1) que la información sea secreta; 2) que tenga valor empresarial; y, 3) que se hayan implementado medidas razonables para mantener su carácter secreto.
Son consideradas infracciones de secreto empresarial: la obtención sin autorización del titular, la utilización y la revelación ilícita, bien porque la obtención sea sin autorización y por lo tanto la utilización y revelación lo sean por ese origen de la información, o bien porque se utiliza o revela incumpliendo alguna obligación contractual o similar.
La obtención, y por ello la utilización y revelación será licita si es consecuencia de actos de ingeniería inversa, el descubrimiento independiente, el ejercicio de los derechos laborales y/o cualquier otra actuación conforme a las prácticas comerciales leales.
La Ley establece formas de responsabilidad por la infracción. La responsabilidad objetiva de terceros que son los que obtengan, revelen o utilicen el secreto empresarial sabiendo o debiendo saber que lo obtiene de quien lo utiliza o revela de forma ilícita. Este modelo de responsabilidad objetiva se extiende también a los que producen, ofertan o comercializan mercancías que incorporan un secreto previamente utilizado de forma ilícita. Y la responsabilidad “ultra objetiva”, por la que se considera responsable incluso al tercero de buena fe, aunque su responsabilidad es más atenuada que en la responsabilidad objetiva.
En relación con las acciones de defensa del secreto empresarial, la Ley de Secretos Empresariales los equipara al resto de derechos de propiedad industrial, siguiendo el catálogo de acciones establecido en la Ley de Patentes, como pueden ser la cesación, remoción y la indemnización. Asimismo, la Ley permite el ejercicio de medidas cautelares y de diligencias preparatorias para complementar las acciones de defensa, siguiendo el procedimiento establecido tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. ¿Qué elementos presentes en los negocios HORECA pueden ser susceptibles de protección mediante el secreto empresarial?
Un ejemplo paradigmático de negocio hostelero o de restauración cuyo modelo consiste en un secreto empresarial es el de las franquicias, sobre el que suelen operar las cadenas de hoteles y restauración, al menos parcialmente.
La actividad en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud de un contrato, (a día de hoy atípico en nuestro sistema) por el que el franquiciador confiere al franquiciado en un mercado determinado, a cambio de una contraprestación, el derecho a explotar una franquicia sobre un negocio que el franquiciado ha venido explotando con experiencia y éxito. Los elementos clave de este tipo de relación son:
- el franquiciador licencia el uso de las marcas o del nombre comercial, y otros derechos de propiedad industrial e intelectual, y prescribe la adquisición y uso de determinados elementos para la explotación del negocio bajo una apariencia (trade dress) homogénea y uniforme de los locales (hilo musical, equipos, mobiliario), presencia en medios, vehículos, paquetería, etc.
- el franquiciador comunica al franquiciado unos conocimientos técnicos y de negocio que permitirán al franquiciado explotar el negocio; estos conocimientos deberán reunir las notas definitorias del secreto empresarial.
- la prestación de asistencia comercial y/o técnica por parte del franquiciador al franquiciado durante la vigencia del contrato, en modalidad presencial o telemática.
En nuestro país, 20 días antes de la firma del contrato de franquicia, el franquiciador tendrá que facilitar al franquiciado información precontractual suficiente sobre la identidad del franquiciador, las marcas, el modelo de negocio, los términos básicos del acuerdo, etc.; puesto que alguna de esta información puede ser sensible, el franquiciador puede exigir al franquiciado la firma de un acuerdo de confidencialidad antes de suministrar la información requerida.
Todos tenemos en mente franquicias de comida rápida en la que la experiencia de usuario es común en todos los establecimientos de la cadena, en cualquier país, en cualquier sede, gracias a la condensación del secreto empresarial en manuales detallados y el desarrollo de formación específicas que permiten reproducir el modelo de éxito bajo la marca enseña.
No obstante lo anterior, no solo las franquicias pueden ostentar un secreto empresarial. Pequeños negocios (ej: restauración de autor, bares o restaurantes con platos o procesos reconocidos y rupturistas que no son reproducibles por la competencia, entre otros) podrían plantearse proteger este activo clave y hacerlo valer frente a terceros.
Considerando lo anterior hemos de preguntarnos qué elementos presentes en los negocios HORECA pueden ser susceptibles de protección mediante el secreto empresarial. Pues bien, tradicionalmente se han considerado los siguientes:
- Recetas.
- Procesos para realizar determinados productos o preparados.
- Planes estratégicos.
- Tecnología para mejorar la experiencia del cliente.
- Políticas de precios.
- Listas de proveedores.
- Listas de contactos.
- Ideas de formatos televisivos.
- Planes de comunicación o marketing.
- Programas de software a medida para la gestión del negocio e, incluso, del proceso de cocina (para cálculo de raciones, para controlar sistemas de cocción en platos especialmente sensible, etc.).
La clave residirá, en todo caso, en que la empresa adopte medidas razonables para mantener la información en secreto, a determinar caso por caso. No obstante, estamos en un sector volcado hacia el público, que se caracteriza por una alta rotación de personal, lo que puede suponer un reto a la hora de proteger el secreto empresarial.
3. Amenazas y oportunidad en torno al secreto empresarial
El secreto empresarial existe en el núcleo de la empresa, pero no es ajeno al desarrollo de la actividad de la compañía, que contribuye a que este evolucione y se actualice, al tiempo que lo expone posibles vulneraciones o exposición.
En este apartado exploramos algunos supuestos específicos para llamar la atención sobre cautelas a considerar y oportunidades en torno a esta modalidad de derecho:
- Principio de libre imitación: El legislador ha entendido que la competencia es buena para el público en general, motivo por el que ha consolidado en el principio de libre imitación en el artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Así “la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley”. No obstante, la libre imitación de prestación de un tercero no es ilimitada, por lo que “se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. Asimismo, “tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado”.
Normalmente estos actos de imitación se referirán a la dimensión del negocio perceptible por los consumidores y por los competidores, al modo en el que se presentan los servicios y cómo se ejecutan, pero en raras ocasiones alcanzará por sí misma al secreto empresarial como tal. En estos casos generalmente a la imitación de la prestación de la iniciativa se sumarán otros actos ilícitos (explotación de la reputación ajena, inducción a la infracción contractual por parte de trabajadores o colaboradores, violación de secretos).
- Ingeniería inversa: Cuando un competidor adquiere un producto para desmontarlo, analizarlo y tratar de recrearlo, está llevando a cabo una acción de ingeniería inversa. El titular del secreto empresarial se encuentra desprotegido ante este tipo de actuaciones, que son legítimas y no suponen una violación del secreto, al buscar extraer las características intrínsecas al producto, que ha sido comercializado. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la prohibición de realizar ingeniería inversa no este contemplada en una obligación contractual. En el caso de encontrarnos ante aspectos protegidos por patentes, las conclusiones podrían ser distintas, pero el análisis de esta cuestión no constituye el objeto de este artículo.
Si, por el contrario, el competidor intentase recrear un producto o prestación de la competencia utilizando medios ilícitos (robo de información, inducción al incumplimiento contractual por colaboradores sujetos a obligaciones de secreto, piratería informática, etc.) para acceder al conocimiento relevante que no está disponible públicamente, nos encontraríamos ante un supuesto de apropiación indebida de secretos empresariales y resultarían aplicables los medios de defensa establecidos en el Capítulo IV de la Ley de secretos empresariales y eventualmente por aquellos fijados en los artículos 278 y siguientes del Código Penal.
Un ejemplo de ingeniería inversa e infracción de secretos empresariales se ha producido en relación con [A1] McDonalds. Como indicábamos en el apartado anterior, las franquicias, además de trasladar un secreto empresarial al franquiciado, prescriben determinados equipos y dan un servicio de soporte y mantenimiento a lo largo de la vida del contrato.
Pues bien, las máquinas de helados de McDonalds, del fabricante Taylor, son sensiblemente mejores que las del mercado por diversas características, hacen los helados y batidos en menos tiempo, no se necesitan limpiar tan usualmente, entre otras, pero también suelen averiarse a menudo y, en ocasiones, el servicio de mantenimiento puede retrasarse. En Estados Unidos, una compañía invento un dispositivo (“Kytch”) que se introducía en las máquinas de helados de McDonalds y detectaba cuando había problemas y que había que hacer para solucionarlos, todo esto con una interfaz muy amigable. Este dispositivo fue comprado por muchas de las franquicias de McDonalds y despertó el recelo tanto de McDonalds como de Taylor. McDonals mandó correos a sus franquiciados indicándoles que no debían de usar Kytch porque: 1) era contrario a la garantía de la máquina de helados, 2) porque Kytch tenía acceso a secretos empresariales de la máquina cuya reserva se garantizaba mediante el contrato firmado entre las partes y 3) porque podía causar daños personales graves a las personas que manipularán la máquina. Por otro lado, Taylor sacó una versión mejorada de máquina que incluida algunas de funciones de Kytch y que según la compañía dueña de este dispositivo, han debido de obtener mediante ingeniería inversa del dispositivo. Esta última compañía ha asegurado que iniciará medidas legales contra Taylor en los próximos meses.
- Trabajadores que abandonan la organización (de forma voluntaria o forzosa):
Un trabajador que abandona la empresa para ir a trabajar con un competidor, se presenta un desafío tanto para la empresa anterior como para la empresa posterior.
La doctrina laboral ha venido entendiendo que aunque no existan previsiones específicas sobre confidencialidad en el contrato laboral se entiende que la obligación de reserva se encuentra implícita en el principio de buena fe que debe regir la relación laboral contenida en el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores; no obstante suele ser recomendable introducir cláusulas específicas sobre este punto y, en cualquier caso, hacer una entrevista de salida en la que se identifique la información sensible a la que ha accedido y formalizar por escrito el reconocimiento del acceso a dicha información y de su compromiso a mantenerla secreta una vez terminada la relación laboral.
Por supuesto, este compromiso alcanzará al secreto empresarial al que haya accedido o generado, pero en ningún caso esto deberá impactar los conocimientos o capacidades laborales adquiridas en el curso de la relación, y que forman parte del oficio.
Las empresas que deseen contratar a empleados de la competencia, por su parte, deben desarrollar procedimientos de admisión para asegurarse de que se cumplen los acuerdos y de que los archivos y los datos que pertenecen a la competencia no llegan con el nuevo empleado, a fin de minimizar riesgos.
En el caso de salidas forzosas de trabajadores de una organización, la revelación del secreto empresarial puede utilizarse como un mecanismo de presión en la negociación. Un ejemplo cercano se produjo en el año 2017, cuando las legendarias cafeterías Nebraska de Madrid cerraron tras más de 60 años operando. Con el cierre, 92 trabajadores perdieron su trabajo.[A2]
En las redes, los clientes de las cafeterías pedían el secreto de la salsa mostaza que utilizaban para sus perritos calientes. El 15 de enero de 2017 los trabajadores publicaban en Twitter «¿Quieres saber la receta de la mostaza de Cafés Nebraska? 300Rt y la publicamos»; el número de retuits fue superior y la receta fue publicada el 17 de enero: «LO PROMETIDO ES DEUDA. AQUÍ ESTÁ LA RECETA DE LA FAMOSA #MostazaDeNebraska. Disfrútenla y gracias por su apoyo. DIFUSION MUNDIAL».
La receta podría haber tenido la consideración de secreto empresarial y, en todo caso, sería titularidad de la empresa propietaria de la cadena. Como activo, en la liquidación de la empresa hubiese tenido un valor y podría haber sido objeto de transacción económica. Al haberse procedido a la publicación de la receta, todo el valor que este activo hubiese podido tener, se desvaneció, al revelarse en redes sociales. Además, estaríamos ante una revelación de un secreto empresarial, lo que podría dar lugar al ejercicio de acciones contra los responsables de divulgar dicha receta (la persona detrás de la cuenta de Twitter, en un primer momento).
No obstante, en paralelo surgió la [A3] teoría de que la receta revelada era falsa, tras analizar los ingredientes y las proporciones facilitadas.
Desconocemos si efectivamente se ha ejercitado algún tipo de acción contra las personas involucradas en la revelación, y si la receta es falsa.
- El secreto empresarial como elemento clave del valor del negocio de restauración: El secreto empresarial es un elemento clave en el valor de un negocio, por humilde que este sea. Prueba de ello es el mítico Bar Melo’s, situado en la calle Ave María, 44 (barrio de Lavapiés) de Madrid, que tras anunciar su [A4] cierre forzado por enfermedad desencadenó una reacción popular de luto; tres amigos se organizaron para coger el traspaso, con un interés marcado en mantener el fondo de recetas de este negocio, que lo habían elevado a la categoría de local mítico. La familia que ha traspasado el negocio les ha cedido todo el [A5] conocimiento, secreto empresarial, salvo la receta de las croquetas; en distintas entrevistas decían estar trabajando en su propia bechamel que, entendemos, pasará a engrosar el secreto empresarial asociado con este negocio, firma reclamada y reconocido por su público.
4. Conclusión y recomendaciones
La protección de elementos del negocio de restauración mediante el secreto empresarial es una estrategia viable y que permite el crecimiento y diferenciación del negocio, que puede ser reforzada cuando sea posible con la protección de marcas, derecho de autor, patentes u otras modalidades de derechos de propiedad industrial e intelectual.
El secreto empresarial no existe sin más, sino que requiere un papel activo por parte del titular, tanto en la identificación del mismo, como en la implantación de las medidas técnicas, organizativas y contractuales necesarias para preservar el carácter confidencial de un activo que confiere a su titular una clara ventaja competitiva.
Así, con independencia del tamaño o impacto del negocio, es recomendable identificar los activos que pueden ser considerados secretos empresariales, para, a continuación, elaborar de forma cuidadosa una planificación previa y llevar a cabo una supervisión continua de las políticas, los procedimientos y los acuerdos necesarios para sentar las bases para que la protección del secreto empresarial sea efectiva.
Alba Mª. López López y Cristina Espín Martí
7 de mayo de 2021
Autoras:
Alba Mª. López López, Asociada del despacho ELZABURU, Madrid/Galicia, España.
https://www.linkedin.com/in/albamlopez/
Cristina Espín Martí, Asociada del despacho ELZABURU, Madrid, España.
https://es.linkedin.com/in/cristina-esp%C3%ADn-mart%C3%AD-a9185145
[A1]Incluir hipervínculo a https://www.wired.com/story/they-hacked-mcdonalds-ice-cream-makers-started-cold-war/
[A2]https://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/01/18/587f3a7e268e3e17228b45a0.html
[A3]https://www.elespanol.com/cocinillas/actualidad-gastronomica/20170119/receta-viral-mostaza-nebraska-falsa/187232436_0.html
[A4]https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-29/las-ultimas-zapatillas-del-melos-es-muy-duro-irse-pero-no-queda-otro-remedio.html
[A5]https://elpais.com/espana/madrid/2021-02-25/la-resurreccion-del-melos.html
